Jakarta, innews.co.id – Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
Hal tersebut dikatakan Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., saat memberikan keterangan Ahli pada gugatan penghapusan pendaftaran merek ‘Canon’ dalam perkara Nomor 115/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025.
Perkara tersebut antara Telengta Brothers & Sons, Inc (Penggugat) dan Canon Kabushiki Kaisha (Tergugat). Sementara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum (KemenKum) RI sebagai Turut Tergugat.
“Merek dengan status terdaftar (aktif) apabila tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, dapat dihapus. Kondisi ini apabila merek terdaftar tidak digunakan (non-use) karena sejak semula merek tersebut hanya terdaftar dan tidak digunakan sebagai tanda bisnis dalam suatu kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa,” terang Suyud.
Dijelaskan, merek tidak cukup hanya dengan status terdaftar dan promosi atau publikasi saja, melainkan satu paket dengan memperdagangkan produk barang/jasa. Misal lisensi merek, keagenan, distribusi barang dengan merek tertentu.
Berdasarkan Pasal 74 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek, kata Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual (MPKKI) ini, bila tidak digunakan selama 5 tahun, merek terdaftar bisa dihapus melalui gugatan di Pengadilan Niaga.
Hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-XXI/2023 tanggal 10 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan untuk penghapusan merek terdaftar sebagaimana juga diatur dalam pasal 74 ayat 1 UU Merek (sebelumnya memerlukan waktu 3 tahun berturut-turut tidak digunakan, sekarang menjadi 5 tahun berturut-turut tidak digunakan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir), maka bila terpenuhi dan dapat dibuktikan persyaratan jangka waktu dalam dasar gugatan terhadap merek tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. (non-use registered marks).
Suyud juga memaparkan, sebenarnya gugatan penghapusan merek ini bisa tidak terjadi bila pemilik merek tidak melakukan blocking merek dengan memanfaatkan sistem pendaftaran secara multiclass pada kelas-kelas dengan produk yang tidak memiliki keterkaitan relevansi industri maupun core business yang berdampak.
“Merek terdaftar belum tentu akan diproduksi atau setidaknya ada pada market places. Hal ini juga tentu berdampak dan bisa merugikan pemilik merek,” tegasnya.
Diuraikan, perkara ini diketahui terjadi karena Canon Kabushiki Kaisha (Tergugat), mengklaim sebagai pemilik merek terkenal melakukan pendaftaran Merek ‘Canon’ secara multiclass (beberapa kelas dengan berbagai produk barang/jasa) yang belum tentu sesuai dengan industri atau bisnisnya, sehingga produk (barang/jasa) tersebut tidak ada di market places kegiatan perdagangan.
Sementara Telengta Brothers & Sons, Inc (Penggugat), suatu perusahaan dari Filipina untuk pasar domestik dan luar negeri memproduksi rokok-rokok dan keperluan rokok, yang di antaranya memiliki merek ‘Cannon + Logo gambar meriam’.
Permasalahan terjadi ketika Penggugat mengajukan permohonan pendaftaraan merek ‘Cannon + Logo gambar meriam’ untuk kelas 25 (rokok-rokok dan produk terkait rokok), namun ditolak pendaftarannya oleh Turut Tergugat. Bahkan sampai tingkat banding pada Komisi Banding Merek (KBM) DJKI KemenKum RI, dengan alasan memiliki persamaan pada pokoknya (similarities) dan pada kelas yang sama (Kelas 25) dengan merek ‘Canon’ milik Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU 20/2016.
Namun, pada kenyataannya merek “Canon’ milik Tergugat tidak pernah ada dalam kegiatan produksi ataupun penjualan, distribusi produk pada kelas 25 yaitu, rokok-rokok. (RN)
